属否をどう判断するか?


ある特許が有って、自社製品(イ号と呼びます。裁判で証拠を出すとき符号をふっていくんですが、イロハで書いて行きます。通常、訴えた原告側の考える最も近い対象製品なので、転じてイ号製品を対比する製品名として使います。)比較するとき

どう判断すべきでしょうか?



特許発明の構成要件

a魚肉のすり身に

A

A

A

A

A

b化合物Yを混練して

X

B’

B


B

C〇〇(製法)で焼き上げた

C

C

C

C

dかまぼこ

D

D

D

D

D





E


効果:水分量適切管理

 

技術者と懸案特許の話をする際に分からないと言われるのため、上記の話でよく説明します。


今では従来技術との関係で取れないと思いますが、あくまで分かりやすさ重視です。

以下、前提として、

Cの〇〇製法が特徴部になります。

B ≠X 化学物質X 、組成、効果ともに異なる材料。

B ≒B‘化学物質Y’は効果は同じだが組成が異なる新材料。


さて、自社製品がイロハ…のいずれかである時、特許法での属否をどう考えますか?

少しお付き合い頂き考えてみてください。


私の回答は以下になりました。

イ)文言通りの侵害

ロ)非侵害

ハ)侵害(均等)

ニ)侵害(利用)

ホ)非侵害(迂回発明)

ヘ)非侵害


技術者には、特に

ニ)侵害(利用)

について、特許を侵害するから、設計回避して下さいね。と説明しています。

でも、特許出願は出来るので頑張って頭をひねって欲しいとお願いもしています。

この辺り、実施出来ないけど、発明ではあるという処が大事です。



化合物の判断、製法だと今だと最高裁判決で拒絶理由が来そうで、板付きのかまぼこ問題は余り良くないですよね。竹輪の天婦羅問題から派生したんですが。

古くなって来たので何か良い題材を探しています。

練習箸、イチゴ大福、消せるペン、取り外し可能で派生商品が多いものが良いんだか、受講者の食い付きも必要なので、悩ましいです。


知財担当さん向けには「技術的範囲の解釈方法」には昔は「要部説」と「構成要件説」があったと説明しています。

古い解釈ですが「要部説」によるとCが新規であり、重要な要件、すなわち要部です。

 aやbは公知であり重要でない要件、即ち付随的な要件です。

要部cを備えるから技術的範囲に属する。

ただし、裁判所としては、クレームは必須の要件のみ記載しており

重要で無いとして解釈することは許されないとして

構成要件説で、分節して、イ号製品と対比し、要件全てを充足すること、

または均等が必要となっている。

勿論、裁判でも強弱は付けて判断しており、おいて書き前の要件は広めに解釈されています。


課題

ここで日本特有の話として課題を参酌するのが日本流かと思います。

課題の同一を、有効性でも判断しています。

イ号の課題は分かりずらいので効果は課題の裏返し

ということでイ号と比較することが行われています。


弁理士会の資料でも、近年、課題の重要性を検討しています。

実際のイ号製品には、構造の課題は文字化されておらす、容易に見つからないので効果の裏返しを使って

その属否を判断している。

その際、その製品がどれぐらい良くなったのか

そもそもその製品の便益は何なのか

より裁判で勝てそうな主張を考え設計変更をお願いして行きます。


また権利化でも、出来るだけ広い権利を考え、クレーム案を考えないといけないですね。


事務所によっては全クレーム1つの効果を書くところもありますが、

効果をクレーム毎に書くことをお願いしています。

効果を参酌されるならクレーム1つづつの話をするのが、説明もしやすく合理的と考えるからです。

少し前までは、明細書の何処に効果を散りばめても裁判所は従来技術との差から効果を認定していて、書く場所は重要では無さそうでした。

最近は元に戻り、課題の欄の後の効果を、権利者が考える効果と認定していて、個人的な趣味ですが、効果を実施例に紐付けしています。


アメリカにパリで出すならその課題下の辺りの効果はバッサリ切って出すので、余り問題にならないようしています。


後、

ホ)非侵害(迂回発明)

ですが、以前勉強したときは、不完全発明とも言われてました。

これが認められたのは、大阪地裁の古い一件の裁判だけだったはず。

これを射程が短いので、判決と呼びます。


逆に

ハ)侵害(均等)

は、ボールスプライン軸受最高裁判決から産まれた

5要件が、その後の裁判で数多く使われています。これを判例と言います。

射程が長く、使用場所もはっきりしています。


このように判決と判例は区別して使っています。

我ながらひとつの題材から色々ウンチクが出るものですね。


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